《審查指南》修改中關(guān)于創(chuàng)造性判斷的問題

發(fā)布時間：

2019-12-16 10:27

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2019年11月1日，國家知識產(chǎn)權(quán)局新修改的《專利審查指南》開始施行。作為審查員和專利代理師工作中的重要依據(jù)和指引，此次《審查指南》的修改自啟動以來即備受關(guān)注。其中，對實質(zhì)審查程序中創(chuàng)造性的判斷這一部分的修改成為關(guān)注的焦點之一。在此之前，《審查指南》的歷次修改中，實質(zhì)審查程序中創(chuàng)造性的判斷，尤其是“三步法”的相關(guān)內(nèi)容，均未經(jīng)歷過實質(zhì)性變動。因此，本次關(guān)于創(chuàng)造性判斷的內(nèi)容的修改尤為引人矚目。

對創(chuàng)造性相關(guān)內(nèi)容的修改集中在《審查指南》第二部分第四章和第八章。第四章規(guī)定了著名的“三步法”，是目前的審查實踐中判斷突出的實質(zhì)性特點的主流方法。本次主要是對第二步即“確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”的相關(guān)規(guī)定進行修改。原《審查指南》中的“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”被修改成“然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”，即，明確要求了區(qū)別特征達到的技術(shù)效果是“在要求保護的發(fā)明中”所能達到的技術(shù)效果。

實際上，這并不屬于新增的規(guī)定，而只是對業(yè)已確立的、實踐中通用的判斷方式加以進一步明確。創(chuàng)造性的判斷需要考量技術(shù)方案本身對現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻，“區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術(shù)效果”是該貢獻的外在表現(xiàn)，體現(xiàn)了發(fā)明人努力的方向。在創(chuàng)造性的判斷中，不應(yīng)考慮區(qū)別技術(shù)特征作為孤立的技術(shù)手段或者在本發(fā)明以外的其他技術(shù)方案中能夠?qū)崿F(xiàn)的其他效果，這些效果甚至可能與本發(fā)明目的的實現(xiàn)毫無關(guān)聯(lián)。因此，在認定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時，應(yīng)考慮的是區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中所起到的作用，而不是區(qū)別技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)的其他技術(shù)效果。

所以，如果僅僅指出區(qū)別技術(shù)特征在另一篇對比文件中達到的技術(shù)效果，并基于這一技術(shù)效果認定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，雖然容易得到另一篇對比文件給出了與最接近現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的啟示的結(jié)論，但這種對技術(shù)問題的認定不能真實地反映出發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)實際做出的貢獻，偏離了事實，也不符合“三步法”的本意。新修改的《審查指南》對于技術(shù)問題如何確定給出了更明確的指引，申請人和專利代理師在遇到技術(shù)問題的認定不恰當?shù)膶彶橐庖姇r，進行爭辯也有了更明確的依據(jù)。

另外，在“三步法”中確定技術(shù)問題的規(guī)定部分，還增加了以下內(nèi)容：對于功能上彼此相互支持，存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術(shù)效果。實踐中，有時發(fā)明達到的技術(shù)效果是通過多個技術(shù)特征彼此之間相互作用而實現(xiàn)的。例如一種具有協(xié)同作用的除草劑組合物，其含有活性成分化合物A和化合物B，雖然已知化合物A和化合物B均具有除草作用，但將化合物A和化合物B結(jié)合使用獲得的除草效果明顯超出A和B各自單獨使用獲得的效果的簡單疊加，這樣的技術(shù)效果是基于A和B之間的相互作用而實現(xiàn)的，基于現(xiàn)有技術(shù)無法預(yù)料到。在這種情況下，如果認定A和B的除草作用已被不同的對比文件公開從而容易想到將A和B一起配制成除草劑組合物，則低估了要保護的發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)作出的貢獻，不恰當?shù)氐贸霭l(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)顯而易見的結(jié)論。通過將存在相互關(guān)聯(lián)的多個技術(shù)特征作為整體來考慮，能夠更加貼近事實，準確反映出發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻。

關(guān)于創(chuàng)造性判斷的其他修改體現(xiàn)在第二部分第八章，第4.2節(jié)“閱讀申請文件并理解發(fā)明”和第4.10.2.2節(jié)“審查意見通知書正文”部分。第4.2節(jié)的修改是對審查員的操作提出了更加詳細的要求，包括“充分了解背景技術(shù)整體狀況”、理解“該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”，“進而明確發(fā)明相對于背景技術(shù)所作出的改進”，并刪除了原本規(guī)定的“還應(yīng)了解該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”。“充分了解背景技術(shù)整體狀況”有助于審查員更深刻地理解現(xiàn)有技術(shù)，從而有助于理解發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)實質(zhì)上作出了什么樣的貢獻。理解“該技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果”與第四章的修改相呼應(yīng)，均強調(diào)了發(fā)明產(chǎn)生的技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中的重要性。如前所述，技術(shù)效果是創(chuàng)造性判斷中重要的考量因素，通過規(guī)定理解發(fā)明的重點之一是理解技術(shù)效果，有助于更加準確地判斷發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。“明確發(fā)明相對于背景技術(shù)所作出的改進”則要求充分理解發(fā)明的本質(zhì)，由此能夠更準確地理解發(fā)明并對創(chuàng)造性作出判斷。

第八章第4.10.2.2節(jié)的修改則涉及了本次關(guān)于創(chuàng)造性判斷的修改中的另一個重要問題，即公知常識的證明。此前，業(yè)內(nèi)一直對于創(chuàng)造性判斷中公知常識的認定頗有爭議，很多人認為有的審查員在將區(qū)別技術(shù)特征認定為公知常識時過于草率，既不進行充分說理也沒有提供證據(jù)。雖然原本《審查指南》中也規(guī)定了“如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”，但在實質(zhì)審查程序中，該“說明理由”往往被簡化成一句話的解釋，也很少有證據(jù)提供。本次修改首先將上述規(guī)定調(diào)整為“審查員應(yīng)當能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由”，行文順序上的調(diào)整改變了提供證據(jù)和說明理由二者的重要性次序，意味著在證明區(qū)別技術(shù)特征為公知常識時，應(yīng)以提供證據(jù)證明作為優(yōu)先采用的方式。而且下文還進一步規(guī)定了“在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻的技術(shù)特征認定為公知常識時，通常應(yīng)當提供證據(jù)予以證明”。該規(guī)定特別規(guī)定了在上述情形下，審查員通常有義務(wù)提供證據(jù)。如果審查員沒有履行這一義務(wù)，則申請人或?qū)＠韼熆梢砸蒙鲜鲆?guī)定進行爭辯?？梢灶A(yù)見，實質(zhì)審查過程中涉及到將區(qū)別技術(shù)特征認定為公知常識時，審查員將更加慎重對待。

實際上，在最初的《專利審查指南修改草案》中，還對公知常識的含義進行了更加詳細的描述，規(guī)定了“眾所周知的技術(shù)常識”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識”和“慣用手段”可直接認定為公知常識而無需舉證，并對“眾所周知的技術(shù)常識”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識”的含義作出了規(guī)定。但這部分內(nèi)容沒有包括在最終的《審查指南》修改版中，這可能是由于擔心當對“眾所周知的技術(shù)常識”、“本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的普通技術(shù)知識”和“慣用手段”的認定存在爭議時，如何處理恐怕將成為新的問題，而且，這種無需舉證直接認定的做法也與本次修改中加強審查員的舉證責任的傾向相悖。

本次《審查指南》的修改中對于創(chuàng)造性判斷部分可謂是進行了較大改動。相信這些修改能夠解決目前審查實踐中存在的一些爭議，使得創(chuàng)造性判斷標準更趨于客觀，且操作性更好。

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